Definir la estrategia de defensa - Oficios IMPI

Definir la estrategia de defensa - Oficios IMPI

El impedimento qué más señala el IMPI tiene que ver con la existencia de marcas previamente solicitadas o registradas idénticas o similares a la que usted pretende registrar, para estar en las mejores condiciones de defender el registro, es importante que considere que un escrito completo debe contemplar al menos la defensa en los siguientes tres aspectos que conforman a toda marca y que son los analizados por la Autoridad:

  • Similitud fonética.

En su escrito de defensa deberá argumentar de forma lo más completa posible porque considera que su marca no produce un sonido similar a la marca citada por la Autoridad cuando son pronunciadas ambas, en este punto conviene señalar que la comparación de marcas no sigue “reglas exactas”, sin embargo, sí existen diversos criterios emitidos por los Tribunales competentes que pueden ser útiles a la hora de defender la diferencia “fonética” de las marcas.

  • Similitud gráfica.

El segundo aspecto contemplado por el IMPI tiene que ver con la apreciación visual de las marcas al igual que para el punto anterior, deberá precisar las consideraciones técnicas y legales que le ayuden a reforzar las diferencias existentes entre las marcas.

  • Similitud gráfica

Finalmente, el último aspecto es el relativo a la idea o concepto evocado por las dos marcas, será de suma importancia en este apartado que aporte los elementos de convicción sobre las diferentes imágenes mentales que una y otra marca crean en la mente del consumidor.

Existe otro elemento que resulta de gran utilidad al comparar marcas y presentar una defensa adecuada, tiene que ver con los productos y servicios establecidos en la solicitud de registro, es importante siempre ser muy claro y específico con lo que se desea proteger pues en ocasiones este es el elemento que permite inclinar la balanza en favor del otorgamiento o negativa de un registro.

En ese sentido, una práctica habitual y muy dañina consiste en establecer la redacción conforme al “título de la clase” es muy probable que cuando fue a presentar su solicitud el funcionario del IMPI que le atendió le diera una hoja con las 32 clases y una especie de “descripción general” de cada clase, esta descripción general es lo que se conoce como el “Título  género” de la Clase y su función es solo describir de forma general que es lo que existe dentro de dicha clase, al establecer la descripción de su producto o servicio con dicha redacción únicamente está disminuyendo sus posibilidades de defender su registro en caso de controversia e incluso según criterios de nuestros máximos tribunales incurriendo en una causal por la que aun registrando su marca, podría ser sujeta a nulidad en el futuro por no haber sido específico.

Saludos,

Héctor Díaz

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